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LOS SECRETOS EMPREARIALES A PROPÓSITO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

Posted on 11/03/2019 by balder

Uno de los instrumentos con el que cuentan las empresas para la protección de sus activos intangibles es el secreto. Los secretos empresariales son herramientas que aportan ventajas competitivas a sus titulares. No obstante, la poca definición de este concepto y la preferencia por otros mecanismos de protección de los activos intangibles a través de los derechos de propiedad industrial e intelectual, han hecho que el secreto comercial haya sido escasamente invocado hasta la fecha, al menos en nuestro país.

Sin embargo, muchas fórmulas, mecanismos, procesos etc. no pueden ser objeto de protección por patente o por propiedad intelectual pero sí encontrarían su acomodo en esta figura.

No es infrecuente que algo que no pueda protegerse por patente pueda encontrar el amparo en el secreto empresarial. Incluso aquello que se encuentra expresamente excluido del ámbito de la patente, podría encontrar su hueco por esta vía.

Ejemplo claro de un secreto empresarial que se suele utilizar es el de la fórmula de la Coca cola: carece de protección por patente y reuniría como veremos, los requisitos que se exige para que una información sea definida como “secreto empresarial”.

Hasta la fecha, a través de mecanismos como la competencia desleal, se intentaba proteger, desde una perspectiva más reactiva que proactiva, el conocimiento de las empresas, conocimiento que puede tener líneas muy difusas con el propio conocimiento del sector, de los propios trabajadores y de los terceros colaboradores (proveedores, clientes, etc.). De hecho, la interpretación del secreto es restrictiva para no servir de base a situaciones de restricción de la competencia.

Se hacía necesaria sin lugar a dudas, una regulación que perfilara la figura del secreto comercial o empresarial (también conocido como “know-how”) sin frenar esa libre competencia y la circulación de trabajadores regulando requisitos y condiciones.

El 8 de junio de 2016, la Unión Europea aprobó la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas con el fin de armonizar la legislación de los estados miembros y establecer un marco suficiente de protección.

Pero ¿qué es un secreto empresarial?

Establece la Directiva (y el Anteproyecto de ley en curso) que será aquella información que:

  1. Sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas
  2. Tenga un valor comercial por su carácter secreto
  3. Haya sido objeto de medidas razonables en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

Como definición sin duda es clara, sin embargo, no ocultamos que en la práctica, la aplicación dará lugar a interpretaciones dispares, especialmente con respecto a los puntos uno y tres: ¿qué son medidas razonables? ¿es de acceso restringido? ¿cómo se ha restringido el acceso? ¿será suficiente un acuerdo de confidencialidad?

Para incorporar esta Directiva a nuestro ordenamiento, el Gobierno trabaja en un anteproyecto que se compone de veinte artículos, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales.

Al tratarse de un anteproyecto hemos de entender que sufrirá las correspondientes modificaciones que no deben, sin embargo, alterar el espíritu y marco normativo de la Directiva.

Es importante destacar que la información que es objeto de secreto podría ser accesible por otras vías sin que dicho acceso sea ilícito. En concreto, será lícito:

  • El descubrimiento o la creación independientes
  • La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener, de este modo, la información. Estaríamos ante la llamada “ingeniería inversa” que se consagra como “licita” salvo que se haya establecido obligación contraria. Otra fuente de interpretaciones sin lugar a dudas…
  • El ejercicio de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados
  • Cualquier otra actuación que resulte conforme a las prácticas comerciales leales, incluida la transferencia, cesión o licencia contractual del secreto empresarial.

La interpretación de esta norma creemos será lo realmente complicado. Mucha de la información que las empresas consideran “secreta” no es más que el propio conocimiento de sus trabajadores o del sector. Si no se cumplen los requisitos exigibles, la empresa no podrá ejercitar las acciones específicas que contempla la Ley:  declaración de violación, cesación, aprehensión de mercancías infractoras, remoción de efectos, atribución en propiedad de mercancías infractoras, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la Sentencia.

Los Tribunales competentes serán los juzgados y tribunales de lo mercantil.

A nuestro juicio, la norma es bienvenida y obliga a las empresas a definir y separar claramente aquellos activos que son susceptibles de protección al amparo de esta normativa: ni vale el “secreto es todo” ni tampoco incurrir en la desidia de no proteger aquello que es más valioso.

Nuestro consejo para las empresas que quieran proteger sus secretos empresariales:

1.- Integrar el secreto empresarial dentro de la estrategia de protección de los activos intangibles. De la misma forma que se cuenta con una relación de patentes, diseños o marcas, es imprescindible definir y aislar aquellas informaciones que deban ser consideradas “secretos”. A menudo puede suceder que invenciones que no puedan ser patentadas por motivos diversos, puedan encontrar amparo en el secreto empresarial.

Inventariar los secretos puede ayudar a definir y a salvaguardarlos.

2.- Objetivar el valor comercial. La reflexión sobre cuánto valen los secretos implica analizar la repercusión que tendría que esa información trascendiese a terceros o se hiciera pública. Por hacer un paralelismo, sería lo mismo que si careciéramos de una patente: cualquiera podría fabricar el objeto protegido y por lo tanto, podríamos perder una ventaja competitiva en el mercado.

3.- Establecer las medidas de seguridad razonables para proteger los secretos. Si la información es de libre acceso, conocida por todos, sin protección ni medidas que lo protejan, no se cumpliría el tercer requisito y, por lo tanto, su violación, no podría ampararse en esta norma. Las medidas de seguridad razonables tienen que estar orientadas a la protección de la información por lo que el establecimiento de sistemas de gestión de la seguridad de la información (tipo ISO 27001 y similares) pueden servir de justificación para amparar este requisito.

Y por supuesto y no menos importante: aunque el secreto tiene por fin una regulación en nuestro ordenamiento, si podemos obtener un derecho de exclusiva registrado (patente, modelo o diseño) optemos por éstos que cuentan con una regulación específica y el registro supone la mejor garantía de protección. Dejemos el secreto para aquello que no sea protegible por otras vías que hasta ahora han demostrado ser tremendamente eficaces.

Madrid, 2 de abril de 2018.