Europa

Las consecuencias de la ausencia de uso de las marcas

Posted on 17/01/2020 by balder

No importa que se trate de marcas muy conocidas o marcas desconocidas. La ausencia de uso de las marcas durante un periodo de cinco años tras su registro está penalizado con la caducidad. Es un instrumento más de la seguridad jurídica de nuestro sistema que trata de evitar que las marcas que pretenden acceder a cobertura registral no lo consigan por la preexistencia de marcas anteriores que no están en uso.

Si esta posibilidad no existiera, el Registro de marcas se saturaría de marcas registradas que haría prácticamente imposible el registro de nuevas marcas y permitiría a los titulares de las marcas que ya se encuentran registradas especular con sus marcas ante los nuevos solicitantes.

En ocasiones algunas compañías, muy celosas de sus marcas, tratan de eludir la posible acción de caducidad por falta de uso de sus marcas antiguas mediante la re-solicitud de las mismas de forma periódica para que empiece a computar en las mismas un nuevo plazo de cinco años que impida a terceros que deseen registrar marcas idénticas o similares, iniciar el correspondiente procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca anterior.

En otras, las compañías en cuestión inician un uso testimonial de la marca para una cantidad mínima de productos o servicios con base al cual poder intentar defender un uso de dicho signo

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2019 acaba de caducar la marca de helados CAMY y otras relacionadas, una marca emblemática en los años 70 y 80, que con los años fue absorbida y finalmente fagocitada por la marca NESTLÉ. Desde entonces se habían mantenido algunas denominaciones y otras fueron integradas en algún producto vendido de una forma muy testimonial y que se ha considerado insuficiente a efectos de mantener los citados registros.

Precisamente porque el uso en los últimos años ha sido mínimo, el Tribunal Supremo ha dado finalmente la razón a quien instó la caducidad de las marcas denominativas CAMY y APOLO y de las mixtas Nestlé Camy Kimy, Nesltlé Camy Pezezitos, Nestlé Camy Chocojet y Camy.

El registro no puede ser un repositorio de marcas no utilizadas. Y por ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 19 de diciembre de 2008 -C-442/2007- la que puntualizó que “la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en qué consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas.”

La pregunta que nos podríamos hacer es: Si se uso (pero poco) ¿Cómo debe ser ese uso de la marca?.

El Tribunal Supremo cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de marzo de 2003 -C-40/2001-que declaró que el uso efectivo es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca, sino que debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. Añadió que, para la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca.” Los argumentos son claros pero quedará a la apreciación de los tribunales determinar, en función de las circunstancias de cada caso, cuándo estamos o no ante un uso “real y efectivo”

Esa doble exigencia legal dice el Tribunal, “que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal.”

En consecuencia, ante esa tentación de tener marcas en cartera “por si acaso” es preferible actuar con mesura y con una planificación estratégica en la que el asesoramiento de los profesionales siempre será fundamental.

Enero 2020