El UPC y la patente unitaria

Con la entrada en vigor de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (UPC), el próximo 1 de septiembre, aprovechamos para proporcionar la siguiente información básica sobre el nuevo sistema y resaltar algunas decisiones importantes a tomar en relación a patentes europeas.

El tribunal unificado de patentes y la patente unitaria.

Se espera que pronto (tal vez en el primer semestre del 2023) entre en funcionamiento el Tribunal Unificado de Patentes (“UPC” por sus siglas en inglés: “Unified Patent Court”) y la Patente Unitaria (“UP” por sus siglas en inglés: “Unitary Patent”).

Una UP es una Patente Europea (concedida en virtud del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (CPE)) para la que se ha solicitado un efecto unitario en los Estados miembros participantes y, por lo tanto, también se conoce como una “Patente Europea con Efecto Unitario”.

El UPC es un tribunal internacional establecido por los Estados miembros participantes para tratar la infracción y validez de Patentes Unitarias y Patentes Europeas, creado mediante el Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes (el Acuerdo del UPC o UPCA, por sus siglas en inglés: “Unified Patent Court Agreement”). Como su nombre indica, las Reglas de Procedimiento del UPC regularán los procedimientos frente al UPC.

Un Estado miembro participante (o contratante) es cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE) que haya firmado y ratificado el UPCA.

Estados UE miembros participantes del UPC

En un principio se pretendía que el UPC y la UP abarcaran a la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Sin embargo, no todos los Estados miembros de la UE han firmado y ratificado el UPCA.

24 Estados miembros de la UE firmaron el Acuerdo del UPC el 19 de febrero de 2013. El Reino Unido firmó el acuerdo, pero retiró su firma en consecuencia de su salida de la UE.

Hasta la fecha han ratificado el Acuerdo 16 de los 24 Estados miembros. Alemania está dispuesta a ratificar el Acuerdo, una vez que el sistema parezca estar listo para su puesta en funcionamiento. El Acuerdo del UPC entrará en vigor el primer día del cuarto mes tras el depósito del instrumento de ratificación por parte de Alemania.

Por lo tanto, tras la entrada en funcionamiento del UPCA, 17 Estados habrán ratificado el Acuerdo y serán Estados participantes en el UPC, incluyendo:

Alemania (DE)
Austria (AT)
Bélgica (BE)
Bulgaria (BG)
Dinamarca (DK)
Estonia (EE)
Eslovenia (SI)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Italia (IT)
Letonia (LV)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Malta (MT)
Los Países Bajos (NL)
Portugal (PT)
Suecia (SE)

Estados miembros del CPE no participantes

Estados miembros del CPE que también son miembros de la UE, pero no serán parte del UPC desde el inicio son:
Estados UE que no han firmado el UPCA: España (ES), Polonia (PL) y Croacia (HR), y
Estados UE que han firmado el UPCA, pero no lo han ratificado (todavía): Chipre (CY), Eslovaquia (SK), Grecia (GR), Hungría (HU), Irlanda (IE), República Checa (CZ) y Rumania (RO).

Otros Estados CPE que no formarán parte del UPC son aquellos que tampoco pertenecen a la UE, como: Albania (AL), Islandia (IS), Liechtenstein (LI), Macedonia del Norte (MK), Mónaco (MC), Noruega (NO), San Marino (SM), Serbia (RS), Suiza (CH), Turquía (TR) y Reino Unido (UK).

Jurisdicción del UPC, doble jurisdicción y posibilidad de “salir” del UPC

Una vez el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) entre en funcionamiento, el sistema judicial tendrá jurisdicción exclusiva sobre las Patentes Unitarias (UP) y todas las Patentes Europeas (EP por sus siglas en inglés, “European Patent”) que designen un Estado miembro de la Unión Europea que sea participante del UPC. Esto significa que una única decisión del UPC tendrá efecto en todos los Estados miembros participantes, también para Patentes Europeas “convencionales” en los Estados que son Estados miembros participantes del UPC.

Durante un periodo de transición de 7 años (que puede prorrogarse otros 7 años), las Patentes Europeas pueden excluirse (“salirse”) de la jurisdicción del UPC realizando lo que se conoce como un “Opt-Out”. El UPC no tiene jurisdicción en los Estados miembros participantes respecto a una EP “convencional” excluida.
El UPC también tendrá jurisdicción sobre Certificados Complementarios de Protección (CCP), a menos que estos hayan sido excluidos de la jurisdicción del UPC mediante la realización de un “Opt-Out”, o sean CCP originados a partir de patentes EP excluidas de la jurisdicción del UPC (que son automáticamente considerados excluidos).
Durante dicho periodo de transición, existirá un acuerdo de jurisdicción dual en relación con las Patentes Europeas que no hayan sido objeto de “Opt-Out”, por lo que podrán presentarse casos ante el UPC o un Tribunal nacional en relación a acciones particulares. Sin embargo, una vez que el UPC interviene en una acción, la EP no puede ser excluida de la jurisdicción del UPC, al igual que el propietario tampoco puede retirar un Opt-Out, una vez que un Tribunal nacional ha intervenido en una acción en relación con una EP.

Así, durante este periodo de transición, los propietarios de Patentes Europeas (ya existentes o de nueva concesión) para las que no se solicite efecto unitario, tienen la posibilidad de presentar su caso ante un Tribunal nacional en lugar del UPC, a menos que la patente ya haya sido objeto de una acción anterior presentada ante el UPC.
Esta posibilidad no existe para patentes con efecto unitario, para la que el UPC siempre tiene jurisdicción.
Interponer una acción ante el UPC tiene el inconveniente de que el Tribunal puede revocar la patente para todos los Estados miembros participantes del UPC. El titular de la patente también puede tener, en un caso particular, otras razones para preferir un Juzgado nacional.
Un tercero puede interponer una acción de revocación ante la División Central del UPC para anular una Patente Europea en todos los Estados miembros participantes del UPC.

Para evitar este ataque centralizado, el propietario de una Patente Europea sin efecto unitario puede registrar un “Opt-Out” en el registro del UPC. En ese caso, un tercero deberá interponer su acción de revocación ante los distintos Tribunales nacionales.
Un “Opt-Out” debe registrarse por (todos) los propietarios de la patente EP en cuestión (incluyendo los propietarios de validaciones nacionales de la patente EP, si son diferentes), ante el UPC utilizando el sistema de gestión de casos del UPC (CMS por sus siglas en inglés “Case Management System”) https://cms.unified-patent-court.org/.
Habrá un periodo de tres meses (conocido como “sunrise period”) para el registro de “Opt-Outs” antes de la entrada en funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes.

Los “Opt-Outs” también pueden registrarse para solicitudes de Patentes Europeas pendientes y para Certificados Complementarios de Protección emitidos para un producto protegido por una Patente Europea no unitaria. No se posible registrar un “Opt-Out” para patentes unitarias, ya que el UPC tendrá jurisdicción exclusiva.

Tal como se ha indicado anteriormente, si no se registra un “Opt-Out”, el titular de la patente todavía tiene la opción de presentar su caso ante un Tribunal nacional, siempre que la patente no haya sido objeto de una acción anterior interpuesta ante el UPC.
En caso de que el titular de una patente opte por excluir la jurisdicción del UPC registrando un “Opt-Out”, podrá volver a la jurisdicción del UPC (retirar el “Opt-Out”) en un momento posterior, siempre que no se haya iniciado todavía ninguna acción judicial nacional.

PATENTE UNITARIA

A partir de la entrada en funcionamiento del UPCA será posible solicitar efecto unitario para una Patente Europea concedida. Una Patente Europea con efecto unitario (“Patente Unitaria”) será una Patente Europea concedida por la EPO conforme a las disposiciones del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, a la que se da efecto unitario para todos los Estados miembros de la UE que participan en el Tribunal Unificado de Patentes (es decir, que han ratificado el Acuerdo).

El procedimiento de concesión, oposición y limitación permanece sin cambios.

El efecto unitario se concede tras la petición del titular de la patente en el plazo de un mes tras la concesión. No hay tasa oficial.

Si la patente está redactada en inglés, deberá presentarse una traducción completa en uno de los otros idiomas oficiales de la UE (por ejemplo, si una solicitud fue presentada por primera vez ante una Oficina de Patentes nacional en un idioma oficial de la UE, incluyendo el español, este texto puede adaptarse al texto concedido a estos efectos). Si la patente está redactada en alemán o francés, deberá presentarse una traducción completa al inglés. La traducción debe presentarse junto con la solicitud de efecto unitario. El texto traducido es meramente informativo y no tiene efecto legal.

La traducción sólo será necesaria durante un periodo de transición de seis años, que puede extenderse hasta un máximo de 12 años. Una vez finalizado el periodo de transición, ya no se exigirá una traducción para obtener una Patente Unitaria.

El efecto unitario abarca únicamente el territorio de los Estados miembros de la UE que participan en el Tribunal Unificado de Patente. Alternativamente, el titular de la patente puede continuar con la vía “convencional” de validación nacional en esos países.

Para todos los demás Estados miembros (y Estados de extensión) del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (como Estados no miembros de la UE, por ejemplo: Reino Unido (GB), Suiza (CH), Noruega (NO), etc., o Estados miembros de la UE que no son participantes del UPC tal como España (ES), Polonia (PL) y Croacia (HR)), debe seguirse la vía “convencional” de validación nacional.

Para mantener una Patente Europea con efecto unitario, hay que pagar una única tasa de mantenimiento anual. El importe a pagar corresponderá a la combinación de las anualidades debidas en los cuatro países con un mayor número de Patentes Europeas validadas en 2015, cuando el importe de las tasas fue acordado.

Una Patente Unitaria únicamente puede hacerse valer o invalidarse ante el Tribunal Unificado de Patentes. Únicamente puede transferirse para todo el territorio bajo la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes, pero puede licenciarse para todo o parte de ese territorio.

La Patente Unitaria será una nueva alternativa además de las ya existentes: las patentes nacionales y las validaciones nacionales “convencionales” de Patentes Europeas.

RESUMEN: RUTAS PARA LA PROTECCIÓN DE PATENTE EN EUROPA

Tras la entrada en funcionamiento del UPC, las posibles alternativas para la protección de patente incluirán la vía nacional, la vía europea y la protección mediante Patente Unitaria.
Las diferentes vías llevaran a patente que pueden recaer en diferentes jurisdicciones y tener diferentes efectos territoriales.

Patente nacional:
Solicitud de patente nacional (tramitada ante la oficina de patentes nacional) -> patente nacional (bajo la jurisdicción de los juzgados nacionales) con un efecto territorial nacional

Patente Europea:

Solicitud de patente EP (tramitada ante la EPO) -> patente EP concedida (ante la EPO)

conjunto de patentes EP sin efecto unitario (permanece activa a nivel nacional ante las oficinas de patentes nacionales)
- “Opt-Out” (bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales))
- no “Opt-Out” (bajo la jurisdicción del UPC, pero existe doble jurisdicción con los tribunales nacionales durante el periodo de transición)
patente EP con efecto unitario (bajo la jurisdicción del UPC)
patente EP con efecto unitario (bajo la jurisdicción del UPC) + conjunto de patentes EP para los Estados EPC no participantes (UE/no UE): por ejemplo: GB + ES + PL (bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales)

ENLACES

http://www.unified-patent-court.org/

http://www.epo.org/law-practice/unitary.html

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html

El estado actual de la ratificación del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de patentes puede comprobarse en el siguiente sitio web:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001

Sistema de gestión de casos del UPC (CMS por sus siglas en inglés: “Case Management System) https://cms.unified-patent-court.org/

Textos oficiales:

• Reglamento (UE) nº 1257/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.
• Reglamento (UE) nº 1260/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.
• Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes, de 11 de enero de 2013.
• Borrador del Reglamento de procedimiento del UPC, versión 18, de 15 de marzo de 2017.
• Reglamento relacionado con la protección mendiante Patente Unitaria de 15 de diciembre de 2015, y según la última modificación por decisión del Comité Especial del Consejo Administrativo de 23 de marzo de 2022, en relación con las tareas de la EPO.
• Reglamento relacionado con las tasas para la protección mediante Patente Unitaria, de 15 de diciembre de 2015.
• Guía de la Patente Unitaria de la EPO, con un resumen del procedimiento para obtener una Patente Unitaria de la Oficina Europea de patentes (OEP) una vez que se ha concedido una Patente Europea sobre la base de las disposiciones establecidas en el Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (CPE), 2º edición de abril 2022.